В индустрии одежды и моды то и дело отправляются предупреждения, касающиеся конкретного названия модели предмета одежды. Недавняя судебная практика Федерального Верховного суда и Высшего регионального суда Франкфурта-на-Майне вносит ясность в вопрос: Нарушение прав на товарный знак как вторичный товарный знак?
Всем известен обычай в области одежды и моды давать конкретным предметам одежды индивидуальные модельные имена. Однако сам по себе этот факт не является нарушением прав на товарный знак, даже если в качестве названия модели используется термин, охраняемый товарным знаком. Это связано с тем, что нарушение прав на товарный знак может иметь место только в том случае, если знак, охраняемый товарным знаком, используется в коммерческих целях другим лицом без разрешения в отношении тех же или подобных товаров и услуг.
Однако обозначение модели на одежде не во всех случаях является знаком, используемым в качестве товарного знака; это, в свою очередь, зависит от того, рассматривается ли обозначение модели потребителями как доказательство происхождения в смысле товарного знака. В этом контексте следует отметить, что более вероятно, что знак не будет считаться знаком происхождения, если он используется только в качестве декоративного средства оформления или в чисто описательном смысле (см. BGH GRUR 2014, 1101 предельный № 23 – Gelbe Wörterbücher).
В 2019 году Федеральный верховный суд (Bundesgerichtshof, BGH) вынес два постановления, содержащие актуальную судебную практику по вопросу о том, должно ли в случае зонтичного бренда с модельным обозначением само это модельное обозначение также рассматриваться как доказательство происхождения, то есть как вторичный бренд.
В решении по делу SAM (BGH, решение от 07.03.2019 – I ZR 195/17) суд в основном определил, что нанесение обозначения модели на сами товары или на этикетки может пониматься целевой публикой как указание происхождения — если обозначения модели распространены в отрасли. Чем более известен зонтичный бренд, пояснил BGH, тем больше вероятность того, что модельное обозначение будет понято как указание на происхождение и, соответственно, тем больше вероятность того, что при использовании этого модельного обозначения будет допущено нарушение прав на товарный знак. По мнению BGH, даже незнакомое обозначение модели может восприниматься как торговая марка, если оно используется в прямой связи с брендом производителя или зонтичным брендом. BGH добавил, что потребители, однако, обычно видят указание происхождения в названии производителя, которое предшествует ему.
Тот факт, что знак признается соответствующей публикой в качестве торговой марки и, следовательно, в качестве указания происхождения, должен быть положительно установлен на основании обстоятельств конкретного дела, пояснил Федеральный Верховный суд. Для допущения использования в качестве товарного знака недостаточно, если знак изначально является различительным и конкретное использование не является просто описательным в отношении соответствующих товаров или услуг.
Во втором важном решении BGH в этом контексте в качестве товарного знака выступало обозначение модели MO для женских брюк Amazon, которое также использовалось для торговых предложений в интернете.
Истец был владельцем национального словесного товарного знака „МО“ с приоритетом от 06.07.1999 и утверждал, что предложение Amazon является нарушающим товарный знак тождественным обозначением для идентичных товаров. Amazon же утверждала, что общественность не понимает обозначение „MO“ как сокращение слова „Model“ и не воспринимает его как знак внутреннего заказа компании.
Но BGH с этим не согласился. Общественность признает обозначения „Bench“ и „MO“ в оспариваемом общем обозначении „Bench Damen Hose MO“ как два независимых знака. Благодаря дизайну, MO воспринимается как название конкретной модели брюк. Поэтому при сравнении знаков следует учитывать не общее обозначение, а самостоятельный знак „МО“ заявленного товарного знака. Даже если публика видит в предшествующем знаке „Bench“ модный лейбл или название производителя, из этого не следует, что последующие отличительные признаки уже не могут иметь различительной функции.
В частности, Высший региональный суд Франкфурта должен был прояснить вопрос о том, следует ли рассматривать оспариваемое обозначение модели MO как вторичный товарный знак в рамках выделенного заголовка предложения. В своем решении по МО BGH постановил, что выделение или привлекающий внимание акцент может свидетельствовать об использовании в качестве товарного знака, особенно в случае обозначения модели в предложениях по продаже в интернете.
Наконец, BGH (BGH, MO, апрель 2019, I ZR 108/18) вернул это дело в нижестоящий апелляционный суд (OLG Frankfurt), который вынес решение в 2020 году (OLG Frankfurt, 6 U 94/17).
OLG Франкфурта объяснил, что когда речь идет об обозначении модели в предложениях о продаже в каталогах или в Интернете, необходимо рассматривать предложение в целом. В частности, заметность или привлекающий внимание акцент могут говорить в пользу использования в качестве товарного знака, особенно если способ его использования дает потребителям представление об определенном производителе.
Так было с МО в предложении Amazon. Указание „МО“ считалось названием конкретной модели брюк, которая стала результатом всего дизайна предложения.
Это было разъяснено еще одним недавним решением OLG Frankfurt (19.11.2021 – 6 W 97/21), которое также касалось вопроса о вторичном товарном знаке посредством термина SAM в отношении знака «SUPERDRY Stoffhosen SAM SHORTS Uni» . В своем решении суд подчеркнул, что не каждое обозначение модели имеет функцию вторичного товарного знака. Если отсутствует типичная для бренда заметность названия модели, а также если на видном месте представлен зонтичный бренд, то следует предположить, что потребители не понимают название модели как вторичный бренд.
Наконец, следует отметить, что имена и фамилии также часто используются в качестве модельных имен. Здесь необходимо обратить внимание на некоторые особенности прецедентного права:
Еще в 1988 году Федеральный суд (Bundesgerichtshof, BGH) постановил, что в случае часто встречающихся имен возможно исключение предположения об использовании в качестве товарного знака, поскольку публика понимает их как просто модельные имена, а не как указание на коммерческое происхождение (BGH GRUR 1988, 307 — Gaby).
Однако это не относится к названию модели „Enna“, постановил Высший региональный суд Франкфурта (10.05.2021 – 6 W 29/21). Энна воспринимается преимущественно как модное название. Даже если отдельные потребители признают, что это имя, это имя не выглядит как произвольно заменяемый знак порядка без функции происхождения в силу своей необычной природы.
Наши юристы обладают многолетним опытом в области законодательства о промышленных образцах и товарных знаках, а также во всей сфере интеллектуальной собственности и могут представлять ваши интересы в любом суде — как в Германии, так и на международном уровне.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы заинтересованы.
Источники:
Эти решения упоминаются в тексте
Изображение:
