То и дело случается, что владельцы товарных знаков требуют отдать зарегистрированное доменное имя. Не обязательно следовать этому: нет права на передачу домена ‚.de“. В исключительных случаях, однако, можно потребовать удаления или изменения домена.
В принципе, любой может зарегистрировать доменное имя; нужно проверить, свободен ли еще желаемый домен, т.е. не занят ли он, и зарегистрироваться на него. Часто это становится предметом спора лишь спустя годы: либо владелец торговой марки требует передачи доменного имени с тем же названием, либо кто-то, кто также имеет право на этот домен, требует такой передачи. В случае несоблюдения этого условия передачи домена часто грозят юридические последствия. Правильно?
В принципе, доменные имена не несут функции имени, а представляют собой дополнительный идентификатор компании. С юридической точки зрения они приравниваются к так называемым деловым знакам (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13-е издание, § 5, предельный № 64). Это знаки, которые используются в процессе торговли в качестве названия, компании или специального обозначения бизнеса или предприятия.
Они могут охраняться как коммерческие знаки, если выполняют идентифицирующую и отличительную функцию (§ 5 (2) Закона о товарных знаках). Однако вывески без функции названия охраняются как деловые вывески только в том случае, если они приобрели репутацию.
Вот вам и теория. На практике — что также можно увидеть в судебных решениях — это выглядит следующим образом.
Начнем с самого начала: простая регистрация домена не является нарушением прав на торговую марку, поскольку это единственная причина отсутствия использования в качестве торговой марки.
Но будьте осторожны: если очень известный товарный знак компании зарегистрирован в качестве доменного имени в некоммерческих целях, регистрация домена уже представляет собой несанкционированное использование имени в соответствии с § 12 BGB (Гражданского кодекса Германии) согласно решению BGH shell.de от 2011 года.
Означает ли это, что перед регистрацией доменного имени необходимо проверить, существуют ли права на торговую марку? Нет, конечно нет.
DENIC, реестр доменов верхнего уровня с кодом страны Германии, принципиально не проверяет это. И DENIC не придется, потому что распределение и администрирование доменных имен само по себе не является использованием товарного знака в ходе торговли. Только если DENIC станет известно об очевидном нарушении закона, от него можно потребовать аннулировать незаконную регистрацию.
Содержание зарегистрированного домена имеет решающее значение: По мнению Федерального Верховного суда (BGH), пустые домашние страницы не являются использованием, нарушающим права на торговую марку, поскольку доменное имя еще не ассоциируется с какими-либо конкретными товарами или услугами; поэтому также не может быть вероятности смешения (BGH, 2008, I ZR 151/05).
Кроме того, имеет значение, когда домен был зарегистрирован: в случае, когда домен был зарегистрирован на 4 года раньше, чем знак был использован в качестве товарного знака компании, BGH заявил, что это не является незаконной регистрацией домена, поскольку не может быть конкретным препятствием для компании (I ZR 82/14).
Однако решение BGH по делу shell.de ясно показывает, что нельзя регистрировать очень известное название бренда без разрешения.
Весомым аргументом в пользу права на домен всегда является собственное имя. Кстати, так было и в решении по делу shell.de, приведенном выше: Владельцем домена был доктор Андреас Шелл. И действительно, в случае нескольких правообладателей доменного имени действует принцип «First Come — First Serve«. Поскольку существуют равные интересы, лицо, первым подавшее заявку на регистрацию домена, имеет на него право.
Однако этот принцип отменяется, когда речь идет об очень известных именах. Сверхизвестные названия компании имеют приоритет перед обычными одноименными названиями, было решено как BGH в деле shell.de (I ZR 138/99), так и OLG Hamm в деле krupp.de (4 U 135/97). Кстати, то же самое относится и к известным географическим названиям/муниципалитетам.
По мнению Федерального суда, решающим фактором для оценки того, является ли кто-то настолько известным, что имеет приоритет на домен, является его выдающаяся известность — и ожидает ли публика домашнюю страницу под этим именем, но в то же время владелец домена не может доказать какой-либо особый интерес к этому домену в частности. Если, однако, обе стороны одинаково известны, то это должно быть решено таким образом, что обе правомочные стороны добавляют дополнение к фактическому домену (и ни одна из них не владеет фактическим доменом). В качестве альтернативы можно вести длительный судебный спор, как это видно на примере спора Merck v. Merck & Co.
Какова правовая позиция в отношении захвата доменов, т.е. регистрации доменов с целью их последующей выгодной продажи, например, владельцам торговых марок? Разрешено ли это законом?
В большинстве случаев да, поскольку торговля доменами считается разрешенной предпринимательской деятельностью, даже блокировка доменов, которая фактически существует, не является основанием для иска о судебном запрете, постановил Федеральный Верховный суд в 2016 году (I ZR 82/14) – до тех пор, пока владелец не использует доменное имя иным образом.
В этом решении BGH владелец домена фактически также использовал домен, а именно для перенаправления на третий веб-сайт. BGH постановил, что это было использование доменного имени в качестве торговой марки и в принципе могло представлять собой коммерческое использование доменного имени и сослался на Bettinger in Bettinger loc.cit. параграф 149. Однако, поскольку апелляционный суд не рассматривал этот вопрос, BGH отменил свое решение и вернул дело на новое рассмотрение.
В принципе, торговля доменами недопустима, если присутствует недобросовестность в смысле закона о конкуренции — с акцентом на «присутствует». Это объясняется тем, что намерение не является актом нарушения в смысле ст. 9 (1) предложение 2 (b) CTMR и ст. 9 (2) (b) UMV. Конкретно это означает, что если домен заблокирован для третьей стороны, которая, например, имеет идентичную или похожую торговую марку или компанию — то такая блокировка недопустима. Кроме того, при торговле доменами нельзя требовать чрезмерно высоких сумм. Короче говоря: захват домена разрешен — брендджекинг нет.
Кроме того, регистрация домена верхнего уровня „.com“ не порождает презумпции использования в предпринимательской деятельности. Это связано с тем, что, хотя изначально он был создан для коммерческого использования, он открыт для регистрации любым желающим (см. также Bettinger, Handbuch des Domainrechts). Многие споры о доменных именах заявляются и также разрешаются в рамках международной процедуры UDRP (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)) — но это не относится к доменам с немецким кодом страны «.de».
Таким образом, можно резюмировать, что о возможном нарушении прав на товарный знак можно заявить только после публикации контента под доменным именем — тогда также может быть подан иск о судебном запрете. В таком случае, однако, должно быть прекращено только нарушающее права использование имени/товарного знака, но не дальнейшее использование домена.
В частности, в случае обоснованного требования о судебном запрете необходимо убедиться, что использование доменного имени, соответствующего охраняемой торговой марке, больше не используется в ходе торговли для идентификации и рекламы товаров или услуг, в отношении которых заявлена охрана торговой марки. В случае нарушения может быть даже предъявлено требование о возмещении ущерба.
Однако права на передачу домена не существует.
В своем решении по делу shell.de Федеральный суд постановил, что правомочная сторона не имеет права на иск о переписывании против неправомочного владельца доменного имени, но — если это вообще возможно — только на иск об удалении домена. Право на регистрацию доменного имени не сравнимо ни с виндикацией патента согласно § 8 предложение 2 PatG, ни с требованием о внесении исправлений в земельную книгу согласно § 894 BGB, пояснил BGH.
Однако, если право на товарный знак (особенно очень известной компании) уже ущемлено регистрацией, постановил BGH, он может потребовать устранения в соответствии с § 12 предложения 1 BGB и потребовать, чтобы ответчик отказался от доменного имени «shell.de» по отношению к DENIC.
Наши адвокаты обладают многолетним опытом в области законодательства о товарных знаках, а также во всей сфере интеллектуальной собственности и имеют право представлять ваши интересы в любом суде — как в Германии, так и на международном уровне.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы заинтересованы.
Источники:
BGH, решение shell.de (I ZR 138/99)
BGH, Решение profibricks.es, I ZR 82/14
Изображение (отредактировано): Tumisu | pixabay | CCO License
