Тот, кто желает успешно подать виндикационный иск на патент ЕС, должен доказать право собственности на изобретение и передачу знаний, постановил Высший региональный суд Франкфурта. Доказательства должны быть обоснованы — также для соизобретателей и для продукта в соответствии с изобретением после сертификации СЕ.
Вопрос изобретательского права рассматривался в деле, рассмотренном в Верхнем окружном суде Франкфурта на основании ст. 60 ЕПК, ст. II § 5 (1) IntPatÜbkG. Поэтому, если несколько сделали изобретение независимо друг от друга, применяется принцип «первым пришел — первым подал». Другими словами, согласно этой статье, право на европейский патент принадлежит лицу, которое было первым, кто подал заявку на европейский патент — но только если эта более ранняя заявка была опубликована в соответствии со статьей 93 и только с действием указанных в ней Договаривающихся государств.
Если несколько лиц сделали изобретение независимо друг от друга, право на европейский патент принадлежит лицу, заявка на европейский патент которого имеет более раннюю дату подачи, но только если эта более ранняя заявка была опубликована в соответствии со статьей 93 и имеет силу только для Договаривающихся государств, указанных в опубликованной более ранней заявке.
Теперь это право было применимо к процессу производства силиконовых имплантатов, который и был патентом, рассматриваемым в данном деле. Этот патент касался способа изготовления имплантатов или промежуточных продуктов таких имплантатов, а также имплантатов и промежуточных продуктов, полученных таким способом.
Европейский патент был подан бывшим дистрибьютором в Германии бразильского производителя силиконовых имплантатов после сотрудничества сторон в 2008 г. Патентная заявка была опубликована только через 7 лет, в 2015 г. Затем бразильский производитель подал в суд и предъявил виндикационный иск к европейскому патенту. Таким образом, она заявила, что изобретение было незаконно заявлено лицом, не имеющим на него права, и что это право должно быть передано вам.
Региональный суд первой инстанции Франкфурта отклонил иск. Истец не смог доказать, что истец передал ответчику, бывшему дилеру по договору, разработанную им процедуру (так называемая передача знаний). Передача знаний не может быть выведена из того факта, что ответчик был ответственен за получение сертификации СЕ, необходимой для распространения в Европе на основании D-контракта, заключенного между сторонами. Хотя после вступления в силу Директивы по медицинским изделиям в 2003 году информация о процессе производства должна была предоставляться, она не достигла уровня спецификации отдельных этапов процесса.
Истец обжаловал это решение в Верхнем окружном суде Франкфурта, в котором он продолжил рассмотрение своих требований в первой инстанции. По сути, компания утверждала, что областной суд ошибочно предположил, что информация о природе имплантатов не имеет значения для доказательства ее права собственности на изобретение.
OLG сначала указал на отсутствие четкого указания изобретателя, который, согласно ст. 60(1) ЕПК, должен быть физическим лицом. Имел ли истец вообще так называемую активную легитимацию патентного изобретения, суду было неясно, поскольку истец запутался в противоречиях.
Однако это не сыграло существенной роли, так как Высший региональный суд Франкфурта постановил, что в любом случае право собственности на изобретение отсутствует. Истец не смог предоставить никаких конкретных сведений, подтверждающих право собственности на изобретение. Кроме того, отсутствовала хронологическая классификация и фактическое изложение деталей заявленного обладания изобретением.
В виндикационном иске истец должен доказать факт передачи знаний об изобретениях от истца к ответчику, пояснил суд. При этом истец также должен продемонстрировать сходство по существу и идентичность изобретения и доказать это в случае спора (со ссылкой на Haedicke/Timmann-Pansch, Handbuch des Patentrechts, 2nd edition, § 10 marginal № 246 с дальнейшими ссылками). Причина между изобретением и заявкой должна быть очевидной. Однако OLG Франкфурта пришел к выводу, что такое заявление отсутствовало.
Даже если предположить право собственности на изобретение и передачу знаний, частичное совладение изобретением не установит совладение истца, поскольку вклад также не был творческим, добавил суд. Интересный аспект, тем более что существует несколько знаковых решений BGH на тему «творческого/изобретательского вклада в изобретение».
Согласно прецедентному праву, соизобретателем может быть тот, кто внес творческий вклад в (совместное) изобретение (BGH GRUR 2001, 226, 227- Rollenantriebseinheit). Однако при такой оценке не следует применять слишком строгие стандарты (BGH GRUR 1978, 583 – Motorkettensäge). Достаточно того, что соизобретатель внес вклад в заявленное решение, его вклад не обязательно должен быть изобретательским или патентоспособным сам по себе (BGH Mitt. 2013, 551 Rn 9 – Flexible packaging ratio).
Истец опирался на это, а также ссылался на решение Высшего регионального суда Мюнхена (решение от 19 декабря 2013 года – 6 U 4586/10), согласно которому творческий вклад может присутствовать и в форме сообщения известного уровня техники, если заявитель патента не знал об известном уровне техники. Заявитель попросил ответчика представить подготовленную им техническую документацию 2003 года (ТД 2003), чтобы он мог сделать дополнительные представления или предоставить доказательства.
Однако OLG Франкфурта отклонил это решение. Следует отметить, пояснил суд, что этот уровень техники был известен ответчику просто потому, что он в течение многих лет распространял продукцию, производимую истцом, которая содержала признак смещенного шва, и это также было легко заметно на продукции.
Более того, заявитель не показал, что вклад в изобретение выходит за рамки простого информирования об уровне техники; в любом случае, вклад изобретателей, о котором заявлял заявитель, просто соответствовал среднему уровню квалификации специалиста в данной области.
Таким образом, апелляция истца на решение регионального суда Франкфурта-на-Майне Az. 2-06 O 378/17 была отклонена в полном объеме.
Наши адвокаты обладают многолетним опытом в области патентного права, а также во всей сфере интеллектуальной собственности и имеют право представлять ваши интересы в любом суде — как в Германии, так и на международном уровне.
Источники:
OLG Frankfurt ‚Invention Ownership and Knowledge Transfer’m, 6 U 79/19.
Изображение: qimono | pixabay | CCO License
