Право на европейский патент в соответствии с разделом 60 ЕПК применяется к служебному изобретению. В то же время, это также применяется в качестве стандарта для виндикации европейского патента на пучок, постановил OLG Frankfurt, т.е. для передачи европейских патентных прав. И: верхняя подпись вместо подписи не является достаточным основанием для предъявления претензий!
В Германии закон о служебных изобретениях является правовым стандартом для служебных изобретений. Однако изобретения подаются на охрану не только в качестве немецких патентов или полезных моделей, но и в качестве европейских или международных патентов. Соответственно, европейское патентное право также учитывает факты служебного изобретения; соответствующий юридический текст можно найти в разделе 60(1) ЕПК, который регулирует право на европейский патент в отношении изобретателя (вкратце: оно регулируется правом государства, в котором преимущественно работает сотрудник).
Таким образом, стандарт права на служебное изобретение из европейского патента установлен — но применим ли он также в качестве стандарта для виндикации? Высший региональный суд Франкфурта-на-Майне столкнулся с этой ситуацией в судебном процессе по делу о пленках и нетканых материалах для строительной промышленности.
Виндикация является общим юридическим термином и относится к случаю в патентном праве, когда изобретение было незаконно применено лицом, не имеющим на это права. В соответствии с разделом 8 Патентного закона изобретатель может потребовать, чтобы лицо, не обладающее правом на патент, уступило ему право на выдачу патента или потребовать передачи патента.
Следует отметить, что требование о передаче права собственности по виндикации должно быть заявлено в судебном порядке в течение двух лет после публикации о выдаче патента. Если, кроме того, было подано возражение против незаконного изъятия, иск о виндикации может быть подан в течение одного года после окончательного завершения процедуры возражения.
Дело, рассматривавшееся в Высшем региональном суде Франкфурта, касалось европейского патента под названием «Plastic bag with overpressure vent», на который также была подана международная заявка РСТ, по которой испрашивался приоритет европейского патента. Спор между сторонами заключался в том, правомерно ли работодатель-ответчик заявил неограниченные права на служебное изобретение. Изобретатель и истец подали виндикационный иск и потребовали передачи патентных прав.
В течение многих лет дело проходило через несколько инстанций, в ходе которых под сомнение ставилось и изобретательство истца. Однако Федеральный верховный суд (BGH) в апелляционном решении разъяснил вопрос изобретательства: истец является соавтором изобретения (BGH 2013, X ZR 103/11). BGH пояснил, что в признании в качестве соизобретателя не может быть отказано на том основании, что внесенный вклад «не касается сути» изобретения. Скорее, недостаточным считался только тот вклад, который не повлиял (совсем) на общий успех и поэтому был незначительным для решения, или который был создан по указанию изобретателя или третьего лица. В данном случае дело обстояло иначе.
Но вернемся к европейскому патенту и виндикации. Европейская патентная конвенция (ЕПК) регистрирует и регулирует европейские патенты (ЕПВ) на европейской территории. Вопреки названию, в ЕПК помимо стран-членов ЕС входят и другие члены, всего 38 договаривающихся государств. Эти договаривающиеся государства образуют специальное объединение в рамках Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Парижская конвенция). Европейский патент функционирует как связка национальных патентов договаривающихся государств, желаемых заявителем, поэтому его также называют пакетным патентом.
Что касается служебного изобретения в данном деле, изобретатель и истец считал себя законным владельцем патентных прав. В конечном итоге, проблема заключалась в недостающих подписях, причем с обеих сторон. В связи с этим OLG постановил, что раскрытие изобретения может быть эффективным согласно § 5 (1) ArbnErfG old (раскрытие служебного изобретения в отдельной письменной форме) даже несмотря на отсутствие подписи соизобретателя – если раскрытие также сделано от имени соизобретателей.
С другой стороны, не соответствует требованиям § 6 (2) ArbnErfG заявка на изобретение работника, постановил OLG, если нет подписи, а есть „верхняя подпись“, и поэтому заявка, заказанная по ней, не может быть выделена с достаточной определенностью.
OLG Франкфурта постановил, что истец правильно заявил виндикационный иск и что виндикационный иск был обоснован в соответствии со ст. 60(1), второе предложение, EPC в сочетании со ст. 2, § 5(1), второе предложение, IntPatÜG. Ст. 2 § 5(1), второе предложение, IntPatÜG, в отношении виндикации всех национальных частей пакетного патента, которые все еще находятся в споре.
OLG постановил, что поскольку в соответствии с § 60(1), второе предложение, ЕПК, право на европейский патент в случае служебного изобретения регулируется законом государства, в котором преимущественно работает сотрудник-изобретатель, очевидно, что в данном случае иск о виндикации патента на связку в отношении всех его национальных частей также должен оцениваться единообразно в соответствии с законом государства работы по найму. Это также соответствовало предписанию, чтобы защитить работника и избавить его от виндикации в соответствии с возможным большим количеством правовых систем, пояснил суд.
В 2018 году ОЛГ Карлсруэ уже вынес очень похожее решение, и ОЛГ Франкфурта также прямо ссылается на это. По крайней мере, в области служебных изобретений, ОЛГ Карлсруэ постановил, что со ссылкой на ст. 60(1)(2) ЕПК иск о виндикации европейского патента на связку должен единообразно регулироваться правом государства работы по найму по соображениям практической целесообразности (OLG Karlsruhe, 6 U 161/16 — Rohrleitungsprüfung, GRUR 2018, 1030).
Однако в данном деле, рассмотренном Высшим региональным судом Франкфурта, работодатель имел право на компенсацию за поддержание права ИС. Ответчик может противопоставить виндикации национальных частей пакетного патента защиту права удержания согласно § 1000 Гражданского кодекса Германии (Bürgerliches Gesetzbuch — BGB), постановил OLG Frankfurt, поскольку он имеет право на компенсацию расходов, понесенных на поддержание прав ИС.
Наша патентно-правовая фирма Meyer-Dulheuer обладает обширным опытом в области патентного права и изобретательского права, а также во всей сфере интеллектуальной собственности.
Мы будем рады представлять ваши интересы как в арбитражном суде, так и в судебном разбирательстве. Пожалуйста, не стесняйтесь также воспользоваться нашим предложением обратного звонка для первого контакта.
Источники:
ОЛГ Франкфурт Виндикация из европейского патента, 6 U 108/10.
Изображение:
